Relación entre el derecho preferente derivado de una cancelación marcaria y el interés real procedente de una oposición andina

El Derecho de Marcas presenta diversas instituciones jurídicas, entre las cuales se encuentran comprendidas, el derecho preferente derivado de una cancelación marcaria y el interés real procedente de una oposición andina.

Así, el derecho preferente al registro de una marca es una facultad que permite a la persona que obtenga la cancelación de registro de dicha marca, solicitar su registro invocando dicho derecho a partir de la presentación de la acción de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa, conforme a lo establecido en el artículo 168 de la Decisión 486.

Por su parte, el interés real derivado de una oposición andina es la valoración tangible que tiene una persona de concurrir en el mercado del país en el que defiende sus derechos marcarios concedidos en otro país miembro de la Comunidad Andina, y se ampara en lo dispuesto por el artículo 147 de la citada norma legal.

En este orden de ideas, es sumamente claro que se trata de instituciones jurídicas totalmente diferentes, pero que dadas las circunstancias pueden verse relacionadas.

En efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina mediante Interpretación Prejudicial N° 217-IP-2018, de fecha 13 de diciembre de 2019, se pronunció acerca de la prevalencia entre el derecho preferente derivado de una cancelación marcaria y el interés real derivado de una oposición andina, en los siguientes términos:

“Si la oposición andina se fundamenta en un derecho anterior al del registro marcario cuya cancelación se solicita, es evidente que la oposición andina prevalece sobre el derecho preferente derivado de la acción de cancelación, tal como se explica en el siguiente ejemplo.

Asumamos que Ticio registró en la Oficina de Marcas de Colombia la marca “X” el año 2005. Con posterioridad a ello, el año 2010, Lucio registra en la Oficina de Marcas del Ecuador la marca “X1” que es idéntica o similar a la marca “X” de Ticio. Resulta que Ticio no toma conocimiento del registro de la marca “X1” en Ecuador (si Ticio hubiera tomado conocimiento del trámite del registro de la marca “X1” realizada por Lucio en Ecuador, podría haberse opuesto en virtud a la figura de la oposición andina prevista en el artículo 147 de la Decisión 486). Lucio usa la marca “X1” solo dos años, hasta el 2012, y deja de usarla a partir de enero del 2013. El 16 de enero del 2017, Mario solicita a la Oficina de Marcas del Ecuador la cancelación del registro de la marca “X1”. Dicha oficina resuelve de manera favorable la solicitud de cancelación de Mario mediante acto administrativo firme del 30 junio de 2017. Por virtud del derecho preferente previsto en el artículo 168 de la Decisión 486, Mario tiene derecho preferente al registro de la marca “X1”, el cual podrá ser invocado a partir de la presentación de la solicitud de cancelación (el 16 de enero de 2017) y hasta dentro de los tres meses siguiente de la fecha en que la resolución de cancelación quedó firme en la vía administrativa (el 30 de junio de 2017).

Ahora asumamos que, sobre la base del derecho preferente, Mario solicita a la Oficina de Marcas del Ecuador el registro de la marca “X1” el 15 de agosto de 2017 (dentro de los tres meses que concede el derecho preferente), pero esta vez Ticio sí toma conocimiento de dicha solicitud de registro. Toda vez que el signo “X1” es idéntico o similar a la marca “X” de Ticio registrada en la Oficina de Marcas de Colombia, y dado que este registro es anterior (año 2005) al registro que en su momento se concedió a Lucio (año 2010), Ticio puede oponerse a la solicitud de registro marcario presentada por Mario el 15 de agosto de 2017, caso en el cual Ticio deberá solicitar el registro de la marca “X” en la Oficina de Marcas de Ecuador al momento de interponer su oposición andina.”

De esta manera, la prevalencia entre el derecho derivado de una acción de cancelación y el interés real procedente de una oposición andina se sujetará a lo determinado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y, cabe resaltar, que el ejercicio del derecho preferente no exime a la Autoridad de evaluar la registrabilidad del signo cuyo registro se pretende.