La marca “notoria” y su excepción al principio de especialidad frente a una acción de cancelación por no uso

El artículo 165 de la Decisión 486 consagra la figura jurídica de la cancelación del registro de marca, la cual opera cuando la marca no haya sido objeto de un uso “real” y “efectivo” en el mercado, en relación con los productos o servicios para los cuales fue otorgada.

Sin embargo, tratamiento especial merece la marca reconocida como “notoria”, ya que en virtud de la protección especial que le confiere la Decisión 486, y de una interpretación teleológica del artículo 229 literal b) de la referida norma andina, ella no puede ser objeto de cancelación por falta de uso.

Como es sabido, la marca “notoria” rompe no solo con los principios de “territorialidad” e “inscripción registral” sino también con el principio de uso “real” y “efectivo”, lo que implica que no requiere ser usada en el país donde se encuentre registrada, siendo suficiente que su titular demuestre que es “notoriamente” conocida en alguno de los países miembros de la Comunidad Andina para ser protegida, y en base a su estatus oponible a cualquier acción de cancelación. Es menester señalar, además, que dicha tutela alcanza no solo a los productos o servicios para los que se le reconoció la calidad de marca “notoria”, sino también a aquellos productos o servicios similares o conexos, e inclusive diferentes que se encuentren dentro del sector pertinente, ya que la “notoriedad” se protege más allá del “principio de especialidad”.

Sobre este último aspecto, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual ha advertido en sus resoluciones que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no ha señalado o limitado la protección que reciben las marcas “notorias” frente a procesos de cancelación, en función de los productos o clases a las que pertenecen, ya que la tutela involucra los riesgos de confusión/asociación e incluye también el riesgo de dilución de su fuerza distintiva. En consonancia con dichos lineamientos, la Sala ha determinado que no corresponde cancelar el registro de una marca por falta de uso, cuando el titular acredite su “notoriedad” para productos o servicios de una clase distinta a aquella en la que se encuentran los productos o servicios que ampara el registro cuya cancelación se pretende.

Un caso ciertamente ilustrativo fue el seguido bajo expediente Nro. 706814-2017/DSD, resuelto en virtud de la Resolución Nro. 1321-2019/TPI-INDECOPI de fecha 21 de agosto de 2019. En dicho procedimiento la Sala revocó la Resolución Nro. 6560-2018/CSD-INDECOPI del 14 de diciembre de 2018, y mantuvo vigente el registro de la marca TREBOL (Certificado Nro. 154988), al amparo de la protección excepcional dispensada a la marca TREBOL y logotipo”, cuya “notoriedad” fue acreditada por su titular en el procedimiento para “aparatos sanitarios en general, sus partes y accesorios” de la clase 11, productos distintos a los “adhesivos y pegamentos para la industria de la construcción” de la clase 1 que cubría el registro de la marca objeto de cancelación. El alcance de la protección ampliada de la marca “notoria” TREBOL y logotipo para productos de la clase 11, más allá del principio de especialidad, fue el sustento jurídico para que se mantuviera la vigencia del registro de la marca TREBOL en relación con productos pertenecientes a la clase 1.

Concordante con el criterio aplicado en la resolución comentada, la Sala se pronunció en un caso similar tramitado bajo expediente Nro. 777596-2020, en el que mediante Resolución Nro. 002-2020/TPI-INDECOPI de fecha 6 de enero de 2020, declaró la nulidad de la Resolución Nro. 2779-2019/CSD-INDECOPI expedida el 19 de junio de 2019, y devolvió los actuados a la Primera Instancia a fin de que la Comisión de Signos Distintivos emitiera un nuevo pronunciamiento respecto del análisis de la “notoriedad” de la marca TARJETA OH y logotipo objeto de cancelación por no uso, toda vez que en el análisis previamente realizado se limitó a evaluar la “notoriedad” solo respecto de los servicios de “publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina” de la clase 35 que cubría el registro objeto de cancelación, omitiendo realizar el análisis en relación con los servicios de “promoción de ventas de seguros, tramitación de reclamos y consultas”, para los cuales el titular invocó la “notoriedad” de su marca. El mismo criterio ha sido aplicado por la Sala en casos análogos.

La reiterada, uniforme y consistente jurisprudencia desarrollada por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual en esta materia, ha dejado meridianamente establecido que la protección ampliada de la marca “notoria” excede los límites del principio de especialidad cuando es invocada como medio de defensa en una acción de cancelación por falta de uso, protección que se materializa en el amparo del registro atacado, cuya vigencia se mantendrá para los productos o servicios que cubre, aun cuando ellos sean distintos a aquellos para los que se acreditó la notoriedad