Modificaciones a la Legislación de Propiedad Intelectual en Perú

Los Decretos Legislativos Nº 1391 y Nº 1397 –publicados el 5 y 7 de septiembre de 2018 respectivamente- modificaron ciertas disposiciones de las Leyes de Organización y Funciones del INDECOPI, del Decreto Legislativo Nº 1075 que aprueba disposiciones complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de la Ley del Derecho de Autor y Derechos Conexos aprobada por Decreto Legislativo Nº 822 (en adelante Decreto Legislativo N° 822) y de la Ley Nº 28131 –Ley del Artista Intérprete y Ejecutante

Las principales modificaciones son las siguientes:

 

I. En materia de Invenciones, Diseños Industriales y Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados

1.    Solicitudes divisionales y Reivindicaciones.

Se precisa que es posible dividir las solicitudes de diseños industriales, lo que ya se venía haciendo en la práctica aunque ello no figuraba formalmente en el texto legislativo. Asimismo, se señala (i) que la autoridad puede requerir la división de la solicitud si contiene más de un diseño; (ii) que cada solicitud divisional se beneficia de la fecha de presentación y prioridad de la solicitud madre; y, (iii) que el solicitante debe consignar los documentos que fuesen necesarios para formar las solicitudes.

De otro lado, se establece que no se admitirá a trámite una solicitud divisional si no se divide efectivamente el ámbito de protección de la solicitud madre entre ésta y su divisional, precisando que el alcance de las mismas debe estar debidamente diferenciado al momento de presentar la divisional.

2.    Notificación del examen de patentabilidad.

Se aclara que toda nueva objeción del examinador debe ser comunicada al solicitante. Por lo tanto si ya se hubiera comunicado una observación por claridad y nuevamente se objeta la claridad pero con un argumento o por un motivo distinto que no se comunicó previamente entonces se debe comunicar un nuevo informe al solicitante.

Esta precisión es positiva porque aclara que toda nueva objeción del examinador debe ser comunicada al solicitante. Por lo tanto si ya se hubiera comunicado una observación por claridad y nuevamente se objeta la claridad pero con un argumento o por un motivo distinto que no se comunicó previamente entonces se debe comunicar un nuevo informe al solicitante.

3.    Trámite de Oposiciones.

Se establece que, si se incumple alguno de los requisitos de presentación de una Oposición, se otorgará un plazo de 2 días hábiles para subsanar, bajo apercibimiento de tener por no presentada la oposición. Entre los requisitos, se establece que se deben presentar los fundamentos de hecho y de derecho de la oposición (inciso d), y los medios probatorios que acrediten los hechos alegados (inciso e); sin embargo, según la Decisión 486 el opositor puede pedir 60 días hábiles adicionales para sustentar la oposición. Este plazo es usado por los opositores para presentar mayores argumentos (inciso d) y documentos antecedentes de la solicitud opuesta (inciso e). Lo más probable es que no se produzcan conflictos con respecto a lo establecido por la Decisión 486.

Se incorpora además un artículo que precisa que no es necesario que el opositor haya sustentado sus argumentos o que el solicitante haya contestado la oposición para que se dé por finalizada la etapa de oposiciones.

4.    Invenciones desarrolladas durante relación laboral o de servicios y en centros de investigación y regulación de la norma sobre reinversión para la investigación.

Dentro del texto de los Artículos 36, 37 y 38 del Decreto Legislativo Nº 1075 se incluye expresamente a los “diseños industriales” y a los “esquemas de trazado de circuitos integrados” donde corresponda en el régimen para establecer la titularidad de los derechos sobre la invención en caso de invenciones desarrolladas en el marco de una relación laboral o de locación de servicios así como las invenciones desarrolladas en centros de educación e investigación y la compensación adecuada atribuible a sus inventores en cada caso,  para precisar que estas normas no sólo son aplicables a patentes y modelos de utilidad como estaban primariamente redactadas y sancionadas, sino también son aplicables a los diseños industriales y los esquemas de trazado de circuitos integrados. Sin embargo, este criterio ya se aplicaba al menos para las solicitudes de registro de los diseños industriales (a los esquemas de trazado de circuitos integrados no porque no ha habido solicitudes ni registros de dichos elementos de la propiedad industrial).

 

II. En materia de Derechos de Signos Distintivos

1.    Incorporación de las indicaciones geográficas y las especialidades tradicionales garantizadas como elementos constitutivos de la propiedad industrial.

Se añaden las indicaciones geográficas y las especialidades tradicionales garantizadas como elementos constitutivos de la propiedad industrial.

En consecuencia, los elementos constitutivos de la propiedad industrial son:

a) Las patentes de invención
b) Los certificados de protección
c) Las patentes de modelos de utilidad
d) Los diseños industriales
e) Los secretos empresariales
f) Los esquemas de trazado de circuitos integrados
g) Las marcas de productos y de servicios
h) Las marcas colectivas
i) Las marcas de certificación
j) Los nombres comerciales
k) Los lemas comerciales;
l) Las denominaciones de origen; y
m) Las indicaciones geográficas;
n) Las especialidades tradicionales garantizadas.

Antes de la modificación ya se incluía a las indicaciones geográficas en la legislación andina comprendiendo entre ellas a: (i) las denominaciones de origen y (ii) a las indicaciones de procedencia. Sin embargo a las indicaciones geográficas no se las mencionaba expresamente en la normativa del INDECOPI; lo que por la presente modificatoria se quiso completar contemplando expresamente a las indicaciones geográficas entre los elementos constitutivos de la propiedad industrial reconocidos en el Decreto Legislativo Nº 1075.

Las especialidades tradicionales garantizadas no se encontraban previstas en la legislación, lo cual constituye una figura novedosa en el ámbito de la Propiedad Intelectual.  En esta modificación se especifica que éstas buscan proteger las recetas tradicionales, los métodos de producción o transformación que correspondan a la práctica tradicional aplicable a un producto o alimento, contribuyendo a dar valor agregado a los productos tradicionales en su comercialización, producción o transformación y a informar a los consumidores de sus atributos.

Finalmente se establece que la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI será el órgano competente para conocer y resolver en primera instancia todo lo relativo a las indicaciones geográficas y a las especialidades tradicionales garantizadas.

2.    Uso indebido de las denominaciones tales como “Denominación de Origen”, “D.O.” u otra equivalente.

Se establece como infracción a las normas de Propiedad Intelectual, el uso de denominaciones tales como “Denominación de Origen”, “D.O.” u otra equivalente que no cuenten con denominación de origen o para los cuales no se haya obtenido la correspondiente autorización de uso ante el órgano competente. La modificación simplemente amplia la prohibición de usar símbolos o expresiones tales como “Marca Registrada”, “M.R.” u otra equivalente junto con signos que no cuenten con el registro correspondiente ante la autoridad competente, para que se aplique mutatis mutandis a las Denominaciones de Origen.

 

III. En materia de Derechos de Autor

1.    Controversia entre los autores de una obra en colaboración respecto de la explotación de la obra.

En los procedimientos relativos a la controversia entre los autores de una obra en colaboración respecto de la explotación de la obra, se amplía el plazo de interposición del recurso de apelación contra la resolución que resuelve el desacuerdo de cinco a quince días para equipararlo con el plazo ordinario de interposición de los recursos de apelación de otros procedimientos administrativos.

2.    Ampliación del Derecho Moral de Integridad del autor.

Se amplía el concepto del “Derecho Moral de Integridad” del autor para comprender la facultad del autor de oponerse a la destrucción de la obra, facultad que es oponible incluso frente al adquirente del objeto material que contiene la obra. Anteriormente no se comprendía la facultad del autor de oponerse a la destrucción de la obra.

3.    Limitación al derecho de reproducción de la obra para la enseñanza o la realización de exámenes en instituciones de enseñanza.

La modificatoria consiste en ampliar la limitación al derecho de reproducción para que este comprenda la reproducción por medios digitales u otros similares y abarque también los discursos, frases originales, poemas unitarios o el íntegro de obras aisladas de carácter plástico y fotográfico, a condición de que tal utilización se haga conforme a los usos honrados especificándose que esta última implica la cita obligatoria del autor y siempre bajo la regla de que tal reproducción no sea objeto de venta u otra transacción a título oneroso, ni tenga directa o indirectamente fines de lucro.

4.    Tarifas y el repertorio de los titulares de derechos nacionales y extranjeros administrados por las entidades de gestión colectiva.

Se amplía la obligación de las entidades de gestión colectiva de mantener a disposición de los usuarios, en los soportes utilizados por ellas en sus actividades de gestión, las tarifas y el repertorio de los titulares de derechos, nacionales y extranjeros, a efectos de su consulta en su página web y/o sus dependencias. Antes tal obligación se limitaba a las dependencias centrales de dichas asociaciones y no incluía la obligación de subir la información en las páginas web de dichas entidades.

5.    Publicación de la resolución por la cual se conceda o deniegue la autorización de funcionamiento de  las entidades de gestión colectiva.

Se amplía la obligación de publicar la resolución por la cual se conceda o deniegue la autorización de funcionamiento de las entidades de gestión colectiva a la página web institucional del INDECOPI. Igualmente en caso de ser una resolución denegatoria, la resolución se notificará al interesado y también se publicará en la página web institucional del INDECOPI.

6.    Voto igualitario en lugar de calificado en las elecciones de los órganos de gobierno, ejecución y vigilancia de las entidades de gestión colectiva.

Se modifica el sistema de votación de las entidades de gestión colectiva convirtiendo en regla el voto igualitario que antes era calificado y convirtiendo este último en excepcional.

7.    Únicos órganos de gobierno ejecución y vigilancia de las entidades de gestión colectiva.

Se establece que los únicos órganos de gobierno ejecución y vigilancia de las entidades de gestión colectiva serán respectivamente la Asamblea General, el Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia. Anteriormente, los estatutos de las entidades de gestión colectiva podían contemplar la existencia de otros órganos con diversas atribuciones.

8.    Se precisan las obligaciones de las entidades de gestión colectiva.

Se precisan algunas obligaciones de las entidades de gestión colectiva en cuanto a la elaboración y aprobación de su presupuesto de ingresos y egresos, aprobación de gastos administrativos no contemplados en el presupuesto aprobado, aprobación de gastos pre-operativos en entidades recién constituidas y mantener una publicación periódica destinada a sus asociados con la información relativa a las actividades de la entidad que incluya, por lo menos, los estados financieros de la entidad, el informe de los auditores y el texto de las resoluciones que adopten sus órganos de gobierno. Las modificaciones son permitir que la Asamblea General pueda autorizar  los gastos que no estén contemplados inicialmente en cada presupuesto, sin superar los topes enunciados cuando antes solo era una facultad reservada al Consejo Directivo. De otro lado se especifica el alcance del concepto de “activos” especificando que se trata de propiedad, planta y equipos o activos intangibles. Finalmente se agrega el concepto de los gastos pre-operativos incurridos antes del inicio de la facturación, lo que serán reconocidos como gastos administrativos por el plazo máximo de  (10) años. Esto último es una novedad pues la legislación anterior no contemplaba el tratamiento de los gastos pre-operativos para la instalación y puesta en funcionamiento de la entidad de gestión colectiva. En el resto del articulado modificatorio la única modificación es sustituir la expresión “balance general” por la de “estados financieros” y el término “socios” por “asociados”; quedando lo demás del texto igual.

9.    Impugnación de la aplicación de las tarifas por el uso de los repertorios de las entidades de gestión colectiva por parte de gremios o grupos representativos de usuarios.

Se modifica el procedimiento por el cual un gremio o grupo representativo de usuarios puede impugnar la aplicación incorrecta de las tarifas por el uso de los repertorios de las entidades de gestión colectiva sustituyendo la anterior Comisión Arbitral por la propia Comisión de Derechos de Autor del INDECOPI.  Asimismo, se suprime la caducidad de la acción para impugnar dicha aplicación incorrecta de tarifas antes solo posible de presentarse dentro de los treinta días hábiles siguientes a la aplicación de la tarifa.

10. Pago de las remuneraciones devengadas tanto para los Derechos de Autor como los Derechos Conexos.

Se especifica que el pago de las remuneraciones devengadas se extiende a las originadas en las infracciones a los derechos conexos; aunque ello ya se venía aplicando en la práctica por remisión de la aplicación de las normas de derechos a autor a los derechos conexos, en cuanto le sean aplicables. El monto de las remuneraciones devengadas se establece conforme al valor que hubiera percibido el titular del derecho o la sociedad que lo represente, de haber autorizado su explotación. El pago de dichas remuneraciones en ningún caso supondrá la adquisición del derecho de autor o derecho conexo correspondiente por parte del infractor. En consecuencia, el infractor no quedará eximido de la obligación de proceder a regularizar su situación legal, obteniendo la correspondiente autorización o licencia pertinente.

 

IV. En materia de la Ley del Artista Intérprete y Ejecutante

1.    Se precisa concepto de Artista Intérprete y Ejecutante.

Se aclara concepto de Artista Intérprete y Ejecutante precisando que se considera por tal a toda persona natural que representa o realiza una obra literaria o artística o expresión del folklore, con texto o sin él, utilizando su cuerpo o habilidades, con o sin instrumentos, que se exhiba o muestre al público, resultando una interpretación y/o ejecución que puede ser difundida por cualquier medio de comunicación o fijada en soporte adecuado, creado o por crearse.

La modificación consiste en especificar la definición del concepto de “artista intérprete y ejecutante” para comprender también a toda persona natural que representa o realiza una obra literaria o expresión del folklore. Antes el texto solamente se refería a toda persona natural que representa o realiza una obra artística, lo cual era impreciso.

2.    Aplicación a las infracciones a los derechos conexos de las mismas sanciones establecidas para las infracciones a los derechos de autor.

Se especifica que a las infracciones a los derechos conexos se aplicarán las mismas sanciones establecidas para las infracciones a los derechos de autor; aunque ello ya se venía aplicando en la práctica por remisión de la aplicación a los derechos conexos, las normas del derecho de autor en cuanto le sean aplicables.

 

V. En materia Procesal

1.    Procedimiento seguido ante el Tribunal del INDECOPI.

Se regula varios aspectos del procedimiento seguido ante el Tribunal del INDECOPI, entre ellos, especificándose sobre la tramitación de los recursos de adhesión y precisándose que, al contestar el traslado de la apelación, la parte que lo contesta, puede adherirse a la apelación y que ella será puesta en conocimiento de la parte que apeló, por un plazo de 15 días hábiles. Igualmente se señala, expresamente, que el no contestar la apelación o la adhesión no se considera un elemento de juicio en contra de la situación de la parte que no lo hizo. Del mismo modo se indica que el Tribunal tiene un plazo máximo de 180 días hábiles para resolver los recursos de apelación y se dispone que una vez que el expediente se encuentra en la etapa de resolver, entendiéndose por ello el momento en que se emite el acta disponiendo que el procedimiento entra a esta etapa, ya no pueden presentarse escritos, recursos y nuevos medios probatorios y estos ya no se tomarán en cuenta al momento de dictarse resolución por haber concluido la etapa procesal para ello. Estas normas son aplicables, en lo que corresponda, a los procedimientos seguidos ante las Direcciones y en lo que respecta a las solicitudes de patentes de invención tienen efectos muy importantes pues ya no se podrá responder el último informe técnico una vez que en el expediente se emite el acta disponiendo que el procedimiento entra a etapa de resolver (la normativa anterior permitía responder el último informe técnico en el plazo de 6 días hábiles). La idea de la modificatoria es aligerar el proceso de análisis de los expedientes estableciendo una preclusión procesal en la tramitación del procedimiento. Finalmente se establece que es inadmisible la devolución de las cédulas de notificación realizadas en el último domicilio fijado por las partes, alegando que (i) el mismo ya no pertenece a éstas o (ii) se ha dado un cambio de representante; y que la notificación realizada en dicho domicilio produce plenos efectos jurídicos pues es responsabilidad de las partes informar, a la Autoridad, los cambio de domicilio y/o representante.

2.    Resoluciones emitidas por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI agotan la vía administrativa y no pueden ser impugnadas en sede administrativa.

Se precisa que las Resoluciones emitidas por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI agotan la vía administrativa y solo pueden ser cuestionadas mediante el proceso contencioso administrativo. Por tanto, no proceden los escritos que presenten las partes en sede administrativa, dirigidos a cuestionar la validez o los fundamentos de tales resoluciones. Ello es sin perjuicio de la facultad que tiene la Sala de declarar de oficio la nulidad de sus propias resoluciones. La modificación simplemente es para señalar que las peticiones dirigidas a cuestionar la validez o los fundamentos de las resoluciones de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI serán declaradas improcedentes en tanto que la legislación anterior se refería a su inadmisibilidad. Por tanto la modificación apunta a una disquisición jurídica que diferencia la inadmisibilidad de la improcedencia pero que en la práctica viene a tener los mismos efectos en el sentido de que no cabe cuestionar administrativamente las resoluciones de última instancia administrativa expedidas por  la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI, evitando la dilación inmotivada de los procedimientos.   

3.    Caducidad de Medidas Cautelares.

Se establece que las Medidas Cautelares dictadas en el curso de los procedimientos de infracción a las normas de Propiedad Intelectual caducan con la decisión que resuelve de manera definitiva el procedimiento, salvo que la denuncia hubiese sido declarada infundada en primera instancia, en cuyo caso caducan con la emisión de dicho pronunciamiento. En el pasado, la caducidad de las medidas cautelares solamente era con la resolución de primera instancia.

4.    Plazo máximo para la tramitación de los procedimientos de infracción a los derechos de autor y derechos conexos.

Se establece un plazo máximo para la tramitación de los procedimientos de infracción a los derechos de autor y derechos conexos que será de ciento veinte (120) días hábiles, sin perjuicio de lo establecido en normas especiales. Esto constituye una novedad. Obviamente es un plazo ideal que difícilmente creemos será cumplido.

5.    Suspensión del procedimiento.

Se agrega un artículo para establecer que la autoridad competente suspenderá la tramitación de los procedimientos que ante ella se siguen solo en caso de que, con anterioridad al inicio del procedimiento administrativo, se haya iniciado un proceso judicial que verse sobre la misma materia, o cuando surja una cuestión contenciosa o no que a criterio de la respectiva autoridad competente precise un pronunciamiento previo sin el cual no puede ser resuelto el asunto que se tramita ante ella. Con la modificatoria se regula de manera específica los casos de suspensión de la tramitación de los procedimientos de infracción a los derechos de autor y derechos conexos; aunque ello ya se venía aplicando supletoriamente las normas del procedimiento administrativo general.

6.    Preclusión procesal en la tramitación de los procedimientos de infracción a los derechos de autor y derechos conexos seguidos ante la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI.

Se agrega un artículo para establecer que en la tramitación de los procedimientos de infracción a los derechos de autor y derechos conexos seguidos ante la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI será de aplicación los artículos 136, 136-A, 136-B, y 139 del Decreto Legislativo 1075 que disponen que una vez que el expediente se encuentra en la etapa de resolver, entendiéndose por ello el momento en que se emite el acta disponiendo que el procedimiento entra a esta etapa, ya no pueden presentarse escritos, recursos y nuevos medios probatorios y estos ya no se tomarán en cuenta al momento de dictarse resolución por haber concluido la etapa procesal para ello. La idea de la modificatoria es aligerar el proceso de análisis de los expedientes estableciendo una preclusión procesal en la tramitación del procedimiento.

7.    Recursos de Apelación y Reconsideración en caso de denegatoria de la patente de invención.

Se establece que los recursos de apelación y reconsideración no pueden fundamentarse en enmiendas a la memoria descriptiva, las reivindicaciones o los dibujos, aunque debe anotarse que este criterio ya se venía aplicando a través de numerosas resoluciones de segunda instancia.

8.    Informe Técnico de las Direcciones de Invenciones y Nuevas Tecnologías, de Signos Distintivos y de Derechos de Autor del INDECOPI en casos penales

Se establece que en los delitos contra la propiedad Industrial y los derechos de autor y derechos conexos, previamente a que el Ministerio Público emita acusación u opinión, según sea el caso, la Dirección competente del INDECOPI, en caso que lo solicite el Ministerio Público, emitirá un informe técnico dentro del término de cinco (5) días hábiles. Dicho informe técnico no tiene la calidad de documento pericial ni testimonial, no estando sujeto a ratificación por parte del funcionario emisor del informe.  Anteriormente era obligatorio para el Ministerio Público requerir el informe técnico de las Direcciones competentes del INDECOPI antes de que este formule su acusación u opinión. Con la modificatoria ello se convierte en facultativo y se especifica que el informe técnico no tiene la calidad de documento pericial ni testimonial, ni se encuentra sujeto a ratificación por parte del funcionario emisor del informe simplificando la actuación del Ministerio Público como titular de la acción penal.