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Concepto de signos engañosos en la jurisprudencia administrativa peruana

Publicado porClaudia Valdivia

El artículo 135 inciso i) de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, dispone que no podrán registrarse como marcas los signos que, puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate. 

Los signos a los que se refiere el artículo 135 inciso i) de la Decisión 486 son los llamados  signos engañosos.  

Actualmente, la Oficina de Marcas, haciendo referencia a la interpretación prejudicial del artículo 82 inciso h) de la Decisión 344 emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 30-IP-96, señala que los signos son engañosos cuando provocan “en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o del servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo u otras informaciones que induzcan al público a error.” (Resolución Nº 5805-2018/CSD-INDECOPI de fecha 6 de noviembre de 2018 emitida por la Oficina de Marcas. Página 9).  

Anteriormente, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI – en adelante la Sala – (segunda instancia administrativa) señalaba que “se entiende por signos engañosos aquellos que pueden hacer incurrir en error a los consumidores sobre la naturaleza, composición, cualidades, calidad, precio o cualquier otra característica del producto o servicio que se pretende distinguir. (…)” (INDECOPI. Compendio de Jurisprudencia Sala de Propiedad Intelectual (1996-1999). Tomo I. Pág.55).  

A la fecha, la Sala, haciendo referencia a la interpretación prejudicial del artículo 135 inciso i) de la Decisión 486 emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso Nº 12-IP-96, señala que los signos engañosos son las denominaciones capaces de infundir en el consumidor la creencia de que está adquiriendo un producto o servicio que ofrece determinadas características, calidad, utilidad, finalidad o cualquier otro factor que no corresponde a la realidad del producto o servicio. Por ejemplo, el signo IRROMPIBLE para distinguir “vajillas de porcelana” o el signo ALGOCAM para distinguir “camisas fabricadas con material sintético”. (Resolución Nº 755-2019/TPI-INDECOPI de fecha 29 de abril de 2019 emitida por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI. Página 24).  

El concepto de signos engañosos se ha aplicado en la siguiente jurisprudencia administrativa emitida por la Oficina de Marcas y la Sala, en los últimos años:  

- Resolución Nº 3576-2016/CSD-INDECOPI de fecha 28 de diciembre de 2016, emitida por la Oficina de Marcas en el Expediente Nº 587317-2014, que otorga el registro de la marca  , para distinguir “bebidas alcohólicas (excepto cervezas)” de la clase 33, por considerar que la marca solicitada no es engañosa ya que en sí misma no contiene información alguna que resulte errónea, ni aflora de la misma información que induzca a error en el consumidor, en relación al producto que pretende distinguir.  

- Resolución Nº 0017-2018/TPI-INDECOPI de fecha 05 de enero de 2018, emitida por la Sala en el Expediente Nº 587317-2014, que revoca la Resolución Nº 3576-2016/CSD-INDECOPI y deniega el registro de la marca  , para distinguir “bebidas alcohólicas (excepto cervezas)” de la clase 33, por considerar que la marca solicitada produce riesgo de engaño, con relación a  los productos que pretende distinguir puesto que “analizado el signo solicitado, se advierte que el uso de los términos WHISKY y MALTA ESCOCESA en una misma frase, al ser apreciados por el público consumidor da a entender que el producto que se pretende distinguir proviene de ESCOCIA, aún cuando quizá no lo sea, atendiendo al hecho de que la solicitante, (…), constituye una sociedad de origen español, la cual no ha probado que los productos que pretende distinguir sean originarios de Escocia”.  

- Resolución Nº 985-2018/CSD-INDECOPI de fecha 23 de febrero de 2018, emitida por la Oficina de Marcas en el Expediente Nº 720874-2017, que otorga el registro de la marca   , para distinguir “salsas (condimentos)” de la clase 30, por considerar que la denominación LIMA no es engañosa en relación con el producto que pretende distinguir por cuanto la denominación LIMA no es capaz de transmitir información errónea respecto de la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos a los que se pretende aplicar.  

- Resolución Nº 1876-2018/TPI-INDECOPI de fecha 6 de setiembre de 2018, emitida por la Sala en el Expediente Nº 720874-2017, que confirma la Resolución Nº 985-2018/CSD-INDECOPI y otorga el registro de la marca    , para distinguir “salsas (condimentos)” de la clase 30, por considerar que “al tratarse la denominación LIMA de una expresión que informa sobre (…) la procedencia del producto (…), esta no constituye una designación engañosa”.  

- Resolución Nº 784-2018/CSD-INDECOPI de fecha 14 de febrero de 2013, emitida por la Oficina de Marcas en el Expediente Nº 722784-2017, que declara infundada la acción de nulidad, interpuesta contra la marca CORDILLLERA AZUL, que distingue “carne, pescado, carne de ave y carne de caza; frutas y verduras en conservas, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras; compotas; huevos; leche y productos lácteos” de la clase 29, por considerar que la denominación CORDILLERA AZUL no es engañosa con respecto a los productos que distingue ya que si bien se usa para designar un Parque Nacional, no contiene en sí misma información que resulte errónea, ni se desprende de ella una indicación incorrecta que pueda engañar a los medios comerciales o al público consumidor sobre su procedencia geográfica, su naturaleza, su modo de fabricación, sus características, cualidades o sobre la aptitud para el empleo de los productos que distingue.  

- Resolución Nº 1972-2018/TPI-INDECOPI de fecha 14 de setiembre de 2018, emitida por la Sala en el Expediente Nº 722784-2017, que confirma la Resolución Nº 784-2018/CSD-INDECOPI y declara infundada la acción de nulidad, interpuesta contra la marca CORDILLLERA AZUL, que distingue “carne, pescado, carne de ave y carne de caza; frutas y verduras en conservas, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras; compotas; huevos; leche y productos lácteos” de la clase 29, por considerar que la denominación CORDILLERA AZUL no es engañosa con respecto a los productos que distingue puesto que “no ha podido acreditarse que la marca registrada CORDILLERA AZUL (…) pueda ser erróneamente asociada al Parque Nacional Cordillera Azul y que constituya un signo engañoso”.  

- Resolución Nº 2244-2018/TPI-INDECOPI de fecha 05 de noviembre de 2018, emitida por la Sala en el Expediente Nº 716330-2017, que por las razones expuestas, confirma la Resolución Nº 2432-2018/CSD-INDECOPI y deniega el registro de la marca  , para distinguir “materiales de construcción metálicos; válvulas metálicas para tuberías de agua, válvulas metálicas para tubos de drenaje, válvulas metálicas para aceite [que no sean partes de máquinas], válvulas metálicas para petróleo [que no sean partes de máquinas], válvulas metálicas para gas [que no sean partes de máquinas], válvulas metálicas que no sean partes de máquinas; tubos metálicos, abrazaderas metálicas para tubos, bridas de fijación metálicas para cables o tubería, codos metálicos para tubos, conexiones metálicas para tubería, devanadoras metálicas no mecánicas para tubos flexibles, manguitos metálicos para tubos; conexiones metálicas para agua; válvulas check metálicas [que no sean partes de máquinas], válvulas esféricas metálicas [que no sean partes de máquinas], válvulas de compuerta metálicas [que no sean partes de máquinas], válvulas de paso metálicas [que no sean partes de máquinas], válvulas bridadas metálicas [que no sean partes de máquinas], válvulas de represa metálicas [que no sean partes de máquinas]; válvula de globo metálica [que no sean partes de máquinas]; válvula de asiento plano metálica [que no sean partes de máquinas]; válvula de mariposa metálica [que no sean partes de máquinas]; válvula check columpio metálica [que no sean partes de máquinas]; válvula check resorte metálica [que no sean partes de máquinas]; válvula check pie metálica [que no sean partes de máquinas]; válvula check malla metálica [que no sean partes de máquinas]; conexión codo metálico para tuberías; conexión tee metálico para tuberías; conexión unión metálico [que no sean partes de máquinas]” de la clase 6, por considerar que “el público consumidor podría entender que los productos que se pretende identificar con el signo V VIALLI VALVE ITALY y logotipo son fabricados en Italia, produciéndose con ello engaño a los consumidores respecto al origen geográfico de los mismos”.  

- Resolución Nº 5805-2018/CSD-INDECOPI de fecha 06 de noviembre de 2018, emitida por la Oficina de Marcas en el Expediente Nº 740514-2018, que declara infundada la acción de nulidad interpuesta contra la marca  , para distinguir “plumón, lapiceros, lápices, lápices de color” de la clase 16, por considerar que no es susceptible de engañar al público sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos a los que es aplicada.  

- Resolución Nº 0755-2019/TPI-INDECOPI de fecha 09 de abril de 2019, emitida por la Sala, que confirma la Resolución Nº 5805-2018/CSD-INDECOPI y declara infundada la acción de nulidad interpuesta contra la marca  , que distingue “plumón, lapiceros, lápices, lápices de color” de la clase 16, por considerar que “el hecho que la marca distinga “lapiceros, lápices y lápices de color” no implica que la denominación MARCADOR PARA PIZARRA BLANCA de la marca proporcione una información incorrecta de los productos que distingue dicha marca, al grado de determinar la decisión de compra de los consumidores, por lo que no es posible considerar que la marca sea engañosa”.  

En razón de lo antes expuesto, se concluye que para la jurisprudencia peruana, los signos engañosos son aquellos que puedan hacer creer al consumidor que los productos o servicios que distingue tienen cierta procedencia geográfica, naturaleza, modo de fabricación, características, cualidades, aptitud para el empleo o cualquier otra característica, que en realidad no tienen.

 

Claudia Valdivia