Brand Bidding

1.            Introducción

En la actualidad es bastante común contratar en Google Ad anuncios para una página web. En el contrato debe especificarse que palabras serán usadas como keywords; es decir, términos que cuando un usuario los utilice al realizar una búsqueda en google vean aparecer, como resultado privilegiado y bajo la mención de anuncio, las páginas web que contienen dichos términos como keywords. 

El Brand Bidding consiste en utilizar las marcas de los competidores como keywords para anunciar una página web. 

El objeto del presente artículo es determinar si el Brand Bidding, el contratar anuncios para una página web usando como Keywords marcas de los competidores, es lícito en el Perú.

 

2.            Normatividad aplicable

La legalidad del uso de la marca de un tercero para anunciar los productos o servicios propios a través de Google Ad, debe analizarse bajo la perspectiva de la Ley Marcaria y de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. 

El Perú es un país miembro de la Comunidad Andina y como tal su Ley de Marcas es la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Esta norma establece en su artículo 155 incisos d) y e): 

"Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

d)    usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; 

e)    usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular." 

En el Perú los casos de infracción marcaria se resuelven en la vía administrativa ante la Oficina de Marcas en primera instancia y ante el Tribunal Indecopi en segunda instancia. Se puede demandar ante la Corte Jurisdiccional lo resuelto por el Tribunal Indecopi. 

La disciplina de la represión de la competencia desleal se encuentra regulada en el Perú por el Decreto Legislativo 1044. Esta norma establece en sus artículos 6, 9 y 10: 

"Artículo 6.- Cláusula general.- 

6.1  Están prohibidos y serán sancionados los actos de competencia desleal, cualquiera sea la forma que adopten y cualquiera sea el medio que permita su realización, incluida la actividad publicitaria, sin importar el sector de la actividad económica en la que se manifiesten. 

6.2   Un acto de competencia desleal es aquél que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe empresarial que deben orientar la concurrencia en una economía social de mercado." 

"Artículo 9.- Actos de confusión.- 

9.1  Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, inducir a error a otros agentes en el mercado respecto del origen empresarial de la actividad, el establecimiento, las prestaciones o los productos propios, de manera tal que se considere que estos poseen un origen empresarial distinto al que realmente les corresponde. 

9.2  Los actos de confusión pueden materializarse mediante la utilización indebida de bienes protegidos por las normas de propiedad intelectual. 

Artículo 10.- Actos de explotación indebida de la reputación ajena.-

10.1 Consisten en la realización de actos que, no configurando actos de confusión, tienen como efecto, real o potencial, el aprovechamiento indebido de la imagen, el crédito, la fama, el prestigio o la reputación empresarial o profesional que corresponde a otro agente económico, incluidos los actos capaces de generar un riesgo de asociación con un tercero.

10.2 Los actos de explotación indebida de la reputación ajena pueden materializarse mediante la utilización de bienes protegidos por las normas de propiedad intelectual." 

En el Perú los casos de competencia desleal se resuelven en la vía administrativa ante la Oficina de Fiscalización de la Competencia Desleal en primera instancia y ante el Tribunal Indecopi en segunda instancia. Se puede demandar ante la Corte Jurisdiccional lo resuelto por el Tribunal Indecopi. 

 

3.            Casuística

En el Perú, el publicitar una página web usando como keyword una marca ajena es un tema que la autoridad ha empezado a conocer a partir del  2018 y como infracción marcaria.

Por Resolución Nº 1994-2018/TPI-INDECOPI se declaró infundada la denuncia iniciada por Latam Airlines Perú S.A.C. en contra de Atrápalo Perú S.A.C., quien para su página web adquirió como keywords en Google Ad las marcas Lam y Latam de propiedad del accionante. El Tribunal Indecopi consideró que: 

A)   Para que se configure la infracción marcaria tipificada en la Decisión 486, artículo 155 inciso d), es necesario “que se realice el uso en el comercio de un signo que pueda generar riesgo de confusión o asociación respecto de un signo distintivo protegido por las normas de Propiedad Industrial.” 

B)   Que si bien el uso de un signo como keyword podría considerarse un uso en el comercio, solo en el caso que dicho uso cause un riesgo de confusión o de asociación podría configurar una infracción marcaria como la tipificada en la norma antes citada. 

C)   Atrápalo Perú S.A.C. no usaba a título de marca los signos LAN y/o LATAM, pues no identificaba sus servicios con ellos y más bien vendía boletos de vuelo de las marcas LAN y/o LATAM con autorización de Latam Airlines Perú S.A.C.

 No existe pronunciamiento alguno de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal sobre la materia que nos ocupa.

 

4.            Infracción marcaria

Consideramos que la Oficina de Marcas Peruana, al igual que los Tribunales de  otras jurisdicciones que se han ocupado de este tema, como por ejemplo el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, solo sancionará el Brand Bidding como infracción marcaria en los siguientes supuestos: 

a)    Si el uso de la marca del competidor causa riesgo de confusión o de asociación con la marca presuntamente infringida, afectando así  la función indicadora de origen empresarial de esta última. Esto es, que el consumidor considere que el anunciante es el titular de la marca infringida o está vinculado a dicho titular. 

b)     En el caso de una marca  notoria, si su uso como keyword por parte de un tercero constituye un aprovechamiento injusto de su prestigio. 

Si las marcas del competidor no aparecen en el texto de la página web materia del anuncio, es improbable que la Oficina de Marcas considere que existe riesgo de confusión entre la marca objeto del anuncio y las marcas usadas como keyword. 

Si una empresa para promocionar su página web utiliza keywords conformadas por marcas que distinguen productos originales que ofrece a la venta en dicha página web, no existiría, en principio, infracción marcaria estando al claro texto de la Decisión 486, artículo 157: “El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, …, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados…, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos”. 

Particularmente, no consideramos que el uso de la marca de un tercero como keyword para  contratar anuncios para una página web pueda, en principio, generar riesgo de confusión, pues lo que busca el anunciante es difundir su propia oferta cuando el consumidor busque la oferta del competidor. La finalidad de este tipo de anuncios es que el consumidor tenga acceso a ambas ofertas, no que confunda el origen empresarial de los productos publicitados con la marca del tercero. 

¿En el caso de una marca notoria su uso como keyword por parte de un competidor para anunciar su página web constituye infracción marcaria? Para responder a esta pregunta debe tenerse presente que una marca notoria está protegida contra los riesgos de: i) confusión, ii) dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario y ii) aprovechamiento injusto de su prestigio. Es claro por las razones antes expuestas que consideramos que la publicidad que nos ocupa, en principio, no ocasiona riesgo de confusión al titular de la marca usada como keyword. Por las mismas razones consideramos que esta práctica publicitaria no conlleva riesgo de dilución o pérdida de capacidad distintiva, o del valor comercial o publicitario de la marca usada como keyword. 

Es discutible si constituye un aprovechamiento injusto del prestigio de una marca notoria que un tercero la utilice como keyword para promocionar su propia página web. Ello, porque el anunciante persigue que sus servicios o productos  promocionados con marca propia sean vistos por el consumidor cuando busquen en Google los servicios o productos distinguidos con la marca notoria. En cierta manera el anunciante se está “colgando” del prestigio de la marca notoria para promocionar sus productos y servicios identificados, claro está, con su propia marca. La jurisprudencia aclarará esta materia.

 

5.            Acto de competencia desleal

Hemos visto en el acápite 2 que antecede que los casos de Brand Bidding podrían ser considerados como actos de competencia desleal en la modalidad de actos que van contra la cláusula general, como actos de confusión o como actos de explotación indebida de la reputación ajena. 

Hemos señalado también que los actos de competencia desleal son analizados en vía administrativa por la Oficina de Fiscalización de la Competencia Desleal, la cual tiene criterios propios que no necesariamente coinciden con los de la Oficina de Marcas; por lo que, en principio, los actos de competencia desleal pueden ser juzgados con una óptica distinta que los actos de infracción marcaria. Sin embargo, por legislación interna, los actos de competencia desleal en la modalidad de actos de confusión y de explotación indebida de la reputación ajena, que en principio deberían ser vistos por la Oficina de Fiscalización de la Competencia desleal, cuando se realizan utilizando para ello marcas de terceros, son de conocimiento de la Oficina de Marcas. En consecuencia, consideramos aplicables a las posibles denuncias por Brand Bidding por presuntos actos de confusión y/o de explotación indebida de la reputación ajena, lo que hemos expuesto en nuestro acápite 4 al tratar de la infracción marcaria por actos de confusión y por aprovechamiento injusto de la reputación ajena. 

Consideramos, asimismo, poco probable que la Oficina de Fiscalización de la Competencia Desleal pueda juzgar esta práctica publicitaria como un acto que atenta contra la cláusula general materia del artículo 6 del Decreto Legislativo 1044. Ello porque, si bien el utilizar la marca de un tercero como keyword en la página web a promocionarse en Google ads, podría considerarse como contrario al principio de competencia por méritos propios, puesto que se basa en el uso de la marca de un tercero, es una práctica que conlleva beneficios al sistema como ser:

-  Promover la competencia, facilitando a los competidores el anuncio de sus ofertas.

-  Brindar información al consumidor, lo que le permite una mejor elección. 

Siendo el Brand Bidding una práctica publicitaria que aporte beneficios  al sistema de libre competencia, no vemos probable se le prohíba como un acto que atente contra la cláusula general que prohíbe la competencia desleal.

 

6.        Conclusión

Consideramos que:

6.1.  El Brand Bidding no constituye, en principio, una infracción marcaria en el caso que el keyword esté constituido por la marca de un tercero que no goce de la calidad de notoriamente conocida.

6.2.  Es discutible si el Brand Bidding  pueda constituir una infracción marcaria en el caso que el keyword esté constituido por la marca notoriamente conocida de un tercero.

6.3. En el caso de denunciarse el Brand Bidding como acto de competencia desleal, en la modalidad de actos de confusión o de explotación indebida de la reputación ajena, la denuncia se tramitaría como infracción marcaria siendo, en consecuencia, aplicable las conclusiones 6.1 y 6.2 que anteceden

6.4. En el caso de denunciarse el Brand Bidding como acto de competencia desleal tipificado en la cláusula general, es poco probable que la autoridad considere el mismo como acto de competencia desleal.