Precedente de observancia obligatoria en materia de cancelación por falta de uso de marcas conformadas por un empaque o caja empaque

Como es de público conocimiento, las acciones de cancelación que se declaran fundadas conllevan la pérdida del registro de aquellos titulares que no usen su marca de acuerdo a las condiciones establecidas en el Capítulo V del Título VI de la Decisión 486.

En este orden de ideas, es de suma importancia recordar que el artículo 166 de dicha norma permite demostrar el uso de una marca a pesar de que no haya sido usada tal cual fue registrada, siempre y cuando se incluyan o excluyan aspectos no sustanciales que no alteren el carácter distintivo de la marca, la cual al ser visualizada por el público consumidor no notará variación alguna y seguirá percibiendo a la marca tal cual fue registrada.

Ahora bien, en relación con la aplicación del mencionado artículo 166 de la Decisión 486, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual ha emitido un precedente de observancia obligatoria adoptado en la Resolución Nº 1137-2020/TPI-INDECOPI de fecha 11 de noviembre de 2020, estableciendo lo siguiente:

(…) 

“Sobre el particular, el tercer párrafo del artículo 166 de la Decisión 486 establece que “El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca”.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en la norma citada, en los casos en los que la marca objeto de cancelación se encuentre conformada por un empaque o caja empaque, el titular tendrá la carga de demostrar el uso de esta conforme se encuentra registrada, es decir, respecto de todos sus lados, siempre que los mismos contengan elementos que resulten relevantes y cuya ausencia configure una modificación sustancial respecto a la conformación de dicha marca.

En el presente caso, si bien el signo utilizado por la emplazada contiene la denominación SUNNY GIRL colocada en una cinta sobre la figura de un corazón no es posible verificar que contenga el diseño presente en la parte posterior del empaque registrado, el que está conformado por la figura de una muñeca de pie ubicada dentro de una casa, en colores rosado, amarillo, naranja azul y fucsia, los cuales resultan elementos relevantes del mencionado empaque, por lo que dicha modificación resultaría sustancial respecto a la marca registrada, tal como se observa a continuación:

Teniendo en cuenta lo mencionado, la emplazada no ha logrado demostrar el uso de su marca conforme ha sido registrada.

(…)

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

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Cuarto.- Establecer que la presente Resolución constituye Precedente de Observancia Obligatoria con relación a la aplicación del artículo 166 de la Decisión 486 y al criterio que se debe tener en cuenta cuando se interponga acción de cancelación por falta de uso de una marca constituida por un empaque o caja empaque desplegado, en los términos que se indican a continuación:

En los casos en los que la marca objeto de cancelación se encuentre conformada por un empaque o caja empaque desplegado, el titular tendrá la carga de demostrar el uso de esta conforme se encuentra registrada, es decir, respecto de todos sus lados, siempre que los mismos contengan elementos que resulten relevantes y cuya ausencia configure una modificación sustancial respecto a la conformación de dicha marca”. (Resolución No. 1137-2020/TPI-INDECOPI).

Como podemos apreciar, la Sala ha establecido con claridad que el titular de una marca conformada por un empaque o caja empaque deberá acreditar el uso de su marca respecto de todos los elementos relevantes presentes en todos los lados del empaque. 

Finalmente, dado el carácter obligatorio del precedente en mención, el hecho que la Sala haya establecido los criterios para acreditar el uso de marcas conformadas por empaques o cajas empaques, permite a los titulares conocer cuáles son los parámetros que deben cumplir en torno al uso correcto de su marca, debiendo ser muy cuidadosos al momento de introducir la misma en el mercado, a efectos de evitar un uso distinto de la misma, que podría acarrear la consecuente pérdida de su registro.