Oposición andina e interés real bajo la Decisión 486

De acuerdo con la Decisión 486, norma que establece el Régimen Común de Propiedad Industrial aplicable a todos los países miembros de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú), los derechos sobre una marca en cualquier país miembro se generan a través del registro de la marca en la oficina competente del respectivo país miembro.

De esa manera, la protección que otorga el registro de una marca en un país miembro de la Comunidad Andina es territorial y, en consecuencia, no se extiende, en principio, a los demás países miembros.

Sin embargo, la Decisión 486 otorga al titular de una marca ciertas prerrogativas de las que se puede favorecer en otros países de la Comunidad Andina, distintos al país en el que su marca se encuentra registrada (o ha sido solicitada a registro).

Una de dichas prerrogativas es la denominada “Oposición Andina”, en virtud de la cual el titular de una marca registrada o solicitada en un país miembro se encuentra legitimado para que, en base a dicha marca, pueda formular oposición a solicitudes de registro de marcas presentadas en otros países miembros de la Comunidad Andina.

Se trata de una excepción a la regla de territorialidad que rige en la región andina, ya que la posibilidad de presentar oposiciones no se limita al territorio en el que la marca está registrada o se encuentra en trámite de registro, sino que se extiende a todos los países miembros de la Comunidad Andina.

Ahora bien, a diferencia de la anterior Decisión 344, la actual Decisión 486 establece como requisito para la procedencia de la oposición andina, que el opositor acredite su "interés real" en el mercado del país en el que presenta la oposición, solicitando para tal efecto el registro, en ese país, de la misma marca que sustenta su oposición.

Al respecto, el primer párrafo del artículo 147 de la Decisión 486 establece textualmente lo siguiente (subrayado agregado):

“Artículo 147.- A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla.

[…]”

Así, para acreditar el interés real en una oposición andina, la norma requiere que, al momento de interponer la oposición, el opositor solicite asimismo el registro de su marca en el mismo país.

Al respecto, algunas consideraciones sobre determinados aspectos que deben tenerse en cuenta para efectos de acreditar el interés real:

1.    El interés real puede ser acreditado con una solicitud de registro o con una marca ya registrada en el mismo país en donde se interpone la               oposición.

Cabe señalar que la Decisión 486 hace referencia a la presentación de una solicitud y no a la existencia de una marca ya registrada en el país donde se interpone la oposición andina. Ello puede deberse a que, quizás, para el legislador andino la razón de esta figura era posibilitar las oposiciones en aquellos casos en que una marca registrada o solicitada con anterioridad en otro país de la Comunidad andina no se encontrara registrada en el mismo país en donde se interpone la oposición.

Al respecto, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal ha señalado en jurisprudencia lo siguiente: “En ese sentido, la finalidad de la oposición andina es posibilitar que un tercero que no tenga una marca registrada o solicitada en el país en el que se solicita el registro, pueda formular oposición” (Resolución N° 0736-2022/TPI-INDECOPI de fecha 27 de mayo de 2022, emitida en el Expediente N° 876963-2020).

Sin embargo, en la práctica, tanto la primera como la segunda instancia administrativa tienen por acreditado el interés real en oposiciones andinas con marcas registradas en el mismo país de la oposición.

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI ha establecido ello expresamente en el precedente de observancia obligatoria emitido en la Resolución N° 458-2020/TPI-INDECOPI del 17 de junio de 2020, correspondiente al Expediente N° 784139-2019.

El punto Cuarto de la parte resolutiva de dicha decisión se establece lo siguiente (subrayado agregado):

“Cuarto.- Establecer que la presente Resolución constituye Precedente de Observancia Obligatoria con relación al criterio que se debe tener en cuenta cuando se tramite una oposición andina, en base a una marca registrada en uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, cuyo titular la tenga asimismo registrada en el Perú con anterioridad a la solicitud a la cual se opone y que haya sido utilizada para demostrar el interés real en el mercado peruano, en los términos que se indican a continuación: El artículo 147 de la Decisión 486 se refiere al supuesto en el que el interés real sea acreditado mediante una solicitud de registro; no obstante, es posible acreditar dicho interés con un registro de marca ya otorgado en el País Miembro donde se formule la oposición. En ese sentido, si la marca de la opositora registrada en uno de los Países Miembros ha sido solicitada o se encuentra registrada en el Perú queda plenamente acreditado su interés real en el mercado peruano, razón por la cual se debe considerar como válidamente presentada la oposición andina y darle el tratamiento que le corresponde conforme a ley.”

2.    La acreditación del interés real en una oposición andina constituye un requisito de la procedencia de la oposición.

Así lo ha establecido la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI en el precedente de observancia obligatoria antes mencionado, al señalar lo siguiente (subrayado agregado):

“Cabe precisar que, de acuerdo a la norma citada, la acreditación del interés real en una oposición andina será evaluada al momento de su interposición, es decir, en la etapa en la que la Autoridad examina su procedencia, razón por la cual el destino de la solicitud de registro presentada o del registro de marca con el que haya acreditado dicho interés no resulta relevante al momento de determinar si la oposición andina deba ser amparada o no, siendo que no es posible exigir requisitos adicionales que no se encuentren establecidos en la norma.”

  3.    De lo expuesto en el punto anterior, podemos concluir que el destino posterior de la solicitud presentada o del registro de marca invocado               para  acreditar el interés real resulta irrelevante para efectos de la procedencia de la oposición andina.

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual ha señalado lo siguiente (Resolución N° 1572-2021/TPI-INDECOPI de fecha 29 de noviembre de 2021, emitida en el Expediente N° 401245-2009):

“Al respecto, conforme al artículo 147 de la Decisión 486, la acreditación del interés real en una oposición andina será evaluada al momento de su interposición, es decir, en la etapa en la que la Autoridad examina su procedencia, razón por la cual el destino de la solicitud de registro presentada o del registro de marca con el que se haya acreditado dicho interés no resulta relevante al momento de determinar si la oposición andina deba ser amparada o no.”

4.    La marca solicitada a registro o registrada, con la que se pretende acreditar el interés real, debe ser idéntica a la marca que sustenta la oposición.

Sobre el particular, cabe citar los considerados pertinentes de la Resolución Nº 1639-2013/TPI-INDECOPI, emitida por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal, en el Expediente N° 450663-2013, la cual rechaza una oposición andina por cuanto la marca solicitada para acreditar el interés real no era idéntica a la marca que sustentaba la oposición andina (subrayado agregado):

“[…]

Al respecto, el artículo 147 de la Decisión 486 establece que el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla.

Sobre el particular, la Sala conviene en precisar que conforme lo establece el referido artículo, el opositor deberá solicitar la marca andina en base a la cual se opone en el país en que se presente la oposición, no amparando dicho artículo la solicitud de signos similares o variaciones de la marca base de la oposición.

En ese sentido, se advierte que la empresa Vestiditos S.A., no se encuentra legitimada para formular oposición a la presente solicitud de registro en base a su marca registrada en Ecuador M & C en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, toda vez que ésta difiere del signo solicitado en el Perú con el fin de acreditar su interés real, ya que éste último presenta elementos figurativos mientras que la referida marca es denominativa.

En consecuencia, la Sala considera que en el presente caso, la oposición por Vestiditos S.A., resulta improcedente, por lo que no corresponde determinar si existe riesgo de confusión entre la marca registrada en Ecuador y el signo solicitado en el presente expediente.

[…]”.

5.    La marca solicitada a registro o registrada, con la que se pretende acreditar el interés real del opositor, debe distinguir productos/servicios idénticos o, al menos, superpuestos a aquellos que distingue la marca que sustenta la oposición.

Si la solicitud o registro local que acredita el interés real del opositor no abarca todos los productos/servicios de la marca que sustenta la oposición andina, sino sólo algunos de ellos, la autoridad marcaria considera que se tiene por acreditado el interés real solo para dichos productos y, por ende, el análisis del riesgo de confusión se efectúa considerando sólo los productos/servicios de la marca andina que están incluidos en la solicitud o registro local que pretende satisfacer el requisito de interés real.

La oposición andina, es sin duda alguna, un gran acierto de nuestra legislación andina con miras de lograr en un futuro, por ahora lejano, la existencia de Sistema de Marca Comunitaria Andina.