Medidas cautelares, un arma de doble filo.

Las acciones de infracción y el dictado de medidas cautelares son las principales herramientas que los titulares de derechos marcarios poseen para proteger sus marcas y poner un pronto fin a cualquier infracción que pudiera existir. Sin embargo, esta misma herramienta puede también ser la estocada final que acabará con el negocio legítimo del verdadero creador de la marca, o lo obligará a ceder a los abusos de aquellos delincuentes cuyo negocio es el robo de marcas ajenas, y la reventa de éstas a sus propios dueños.

Según el criterio actual de la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, mientras exista una marca registrada, ésta debe protegerse. La referida protección implica, por supuesto, el dictado de medidas cautelares, las que no serán levantadas mientras la marca base de la infracción se encuentre inscrita, incluso cuando existan fuertes indicios que indiquen que la marca registrada es nula y que fue solicitada de mala fe o, peor aún, incluso cuando la nulidad de la marca ya fue declarada en primera instancia. En otras palabras, a pesar de que la mala fe en el registro de una marca sea evidente e inobjetable, y aun teniendo una resolución de primera instancia que declara la nulidad de la marca, si tal decisión es apelada, INDECOPI continuará protegiéndola, incluso dictando medidas cautelares.

Debido a esto, los titulares marcarios deben tener el mayor cuidado de registrar todas sus marcas y asegurarse de renovarlas oportunamente pues, si por un descuido se utiliza en el Perú una marca sin registro, cualquier tercero que se percate de tal descuido podrá registrar la marca a su nombre e inmediatamente iniciar una acción de infracción contra el verdadero titular de ésta, solicitando incluso el dictado de medidas cautelares, las que muy probablemente serán otorgadas y no serán levantadas hasta que la marca en cuestión sea definitivamente anulada, en segunda instancia.

Por supuesto, como en estos casos la mala fe será evidente, el verdadero titular podrá iniciar la acción de nulidad correspondiente, obtener un resultado favorable en primera y segunda instancia y recuperar su marca, pero no podrá usarla por todo el tiempo que dure dicho procedimiento, debido a las medidas cautelares impuestas. Esta situación genera que, en ocasiones, los verdaderos titulares marcarios consideren que comprarle la marca a quién se las robó es una vía más eficiente que esperar una solución legal, pues no les resulta posible dejar de usar su marca por el año y medio que podría demorar el procedimiento.

Si bien somos de la opinión que las medidas cautelares deberían levantarse cuando existen indicios de que la marca base de la infracción es nula, como una resolución de primera instancia que declare tal nulidad, lo cierto es que la realidad actual no es esa, motivo por el cual esta nota tiene por propósito alertar a los titulares de derechos marcarios sobre el enorme riesgo que existe si no se registra adecuadamente su marca en el Perú, o no se renueva oportunamente.