Modificación de marca como estrategia de defensa

1.        Introducción

Como es de conocimiento general, la solicitud de registro de una marca será siempre denegada si dicho registro es susceptible de causar riesgo de confusión con un signo previamente registrado o anteriormente solicitado. Para que exista riesgo de confusión el signo solicitado deberá i) ser idéntico o semejante al signo anteriormente registrado o solicitado y ii) distinguir productos o servicios idénticos o vinculados.

El riesgo de confusión con un signo anterior es la mayor causal de rechazos y el fundamento principal de las oposiciones.

Ante esta situación, la presentación de una oposición o la denegatoria de oficio basada en el supuesto riesgo de confusión con un signo anteriormente solicitado o registrado, las estrategias que normalmente se recomiendan son cuestionar la existencia de riesgo de confusión o intentar eliminar el registro preexistente, ya sea mediante una acción de cancelación por falta de uso o la presentación de una acción de nulidad.

Sin embargo, existen algunos casos en los que ninguna de las opciones anteriores es posible. En algunas oportunidades, los signos son claramente semejantes (o por lo menos lo son según los criterios de INDECOPI) y la marca anterior está en uso, por lo que no puede ser cancelada, ni existen bases para una acción de nulidad.

¿Qué se recomienda en esos momentos? Normalmente, la herramienta final en esos casos es un acuerdo de coexistencia, el cual, aunque puede funcionar en ciertas oportunidades, no resulta siempre útil pues se requiere de la aceptación de la contraparte, lo que rara vez ocurrirá en aquellos casos en los que es justamente esa contraparte la que se ha opuesto al registro. Adicionalmente, incluso cuando los titulares de las marcas en conflicto llegan a un acuerdo, la coexistencia podría ser rechazada por la Autoridad, en aras de proteger el interés de los consumidores.

Cuando ello ocurre, cuando no existe alternativa de defensa e incluso los acuerdos de coexistencia son rechazados, las recomendaciones legales suelen ser o insistir sobre lo mismo en una apelación, o presentar una nueva solicitud de registro de una marca ligeramente distinta, modificada para eliminar el riesgo de confusión. Lamentablemente, ninguna de esas alternativas es idónea pues a veces las posibilidades de éxito en una apelación son reducidas y presentar una nueva solicitud de registro implica perder la fecha prioritaria de solicitud que ya se tiene, arriesgándose a que la nueva solicitud de registro sea rechazada por una marca solicitada con posterioridad a la solicitud originaria, pero con anterioridad a la nueva solicitud de registro.

¿Existe entonces alguna alternativa adicional, rara vez recomendada? Si, la modificación de la marca durante el mismo procedimiento de registro. Si bien la limitación de los productos o servicios que distingue el signo solicitado para eliminar cualquier vinculación de productos o servicios que pueda existir con marcas anteriores si es una práctica usual, la modificación de la marca en si misma rara vez en una estrategia recomendada, por más que resulta absolutamente posible.

 

2.         Normatividad aplicable

El Perú es un país miembro de la Comunidad Andina y, como tal, su Ley de Marcas es la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Esta norma establece en su artículo 143, lo siguiente:

"El solicitante de un registro de marca podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. Del mismo modo podrá pedir la corrección de cualquier error material.

Asimismo, la oficina nacional competente podrá sugerir al solicitante modificaciones a la solicitud en cualquier momento del trámite. Dicha propuesta de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 144.

En ningún caso la modificación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo o la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud.

Si las normas nacionales lo permiten, se podrán establecer tasas para la solicitud de modificación."

La norma es clara, la modificación de una marca, no sólo en el distingue de productos o servicios, sino en el signo en sí mismo, es perfectamente posible, siempre y cuando no implique un cambio en aspectos sustantivos del signo.

Si bien dicho criterio, la afectación de aspectos sustantivos del signo, puede ser subjetivo, la jurisprudencia nos ayuda a comprender qué entiende la Autoridad Nacional por, aspectos sustantivos. Analizando dicha jurisprudencia podremos conocer, con cierto grado de certeza, qué modificaciones serán aceptadas y cuáles no.

 

3.         Casuística

Aunque para algunos pueda resultar extraño, lo cierto es que INDECOPI, en procedimientos recientes, ha demostrado que la eliminación de elementos distintivos de los signos solicitados puede ser considerado un cambio no sustantivo, lo que implica que, si existe un elemento de la marca que, por ser un elemento distintivo, conflictúa con una marca anterior, resulta absolutamente válido sencillamente eliminar el elemento distintivo y continuar con el procedimiento de registro, logrando así eliminar el riesgo de confusión y adquiriendo el registro sin tener que presentar una apelación, una acción de cancelación, una nueva solicitud de registro o negociar una coexistencia.

A modo de ejemplo, nos permitimos mencionar dos procedimientos recientes, del año 2021:

1.       Expediente No. 903681-2021

En este caso, originalmente se solicitó el registro de la marca CLUB KIA PICANTO AQP y diseño. Claramente, el elemento principal de la marca se encontraba constituido por la denominación KIA PICANTO, pues la denominación CLUB resulta incuestionablemente común y la denominación AQP hace referencia a AREQUIPA, un departamento del Perú, del cual provenía el solicitante, por lo que era claramente un elemento descriptivo.

Sin embargo, como seguramente era obvio que dicha solicitud de registro sería opuesta por KIA MOTORS CORPORATION, titular de las marcas KIA y PICANTO, el solicitante modificó su registro, eliminando las denominaciones KIA y PICANTO, dejando únicamente el diseño y las denominaciones CLUB y AQP.

Uno podría pensar que, siendo las denominaciones KIA y PICANTO los elementos principales de la marca, retirarlos no sería posible, sin embargo, la Autoridad aceptó la modificación y, gracias a ello, la marca se registró sin problema.

 

2.      Expediente No. 894343-2021

En este caso se solicitó el registro de una marca de cerveza que contenía, dentro de sus elementos denominativos, la palabra PILSEN. La razón por la que la marca incluía dicha denominación fue porque, en muchos países del mundo, dicha denominación se refiere a un tipo de cerveza, es decir, es informativa, por lo que esa palabra no era considerada un elemento distintivo de la marca para el solicitante.

Sin embargo, en el Perú PILSEN es una reconocida marca de cervezas y dicha denominación si es distintiva. Debido a ello, el registro de la marca que contenía la denominación PILSEN fue denegado en primera instancia.

En lugar de presentar una apelación e intentar convencer a la Autoridad que PILSEN es un tipo de cerveza y, por lo tanto, no es un elemento distintivo, o de empezar desde cero y solicitar el registro de una nueva marca, el solicitante optó por sencillamente presentar un recurso de reconsideración, modificando la marca para eliminar la palabra PILSEN y, gracias a dicha estrategia, el registro de su marca fue otorgado en menos de un mes, es decir, se superó el rechazo casi de inmediato.

 

4.         Conclusión y recomendaciones

En conclusión, aunque a algunos pueda parecerle una decisión extraña, la Oficina de Marcas de Perú considera que la modificación de elementos distintivos en un signo no resulta una modificación sustantiva y, por lo tanto, es perfectamente aceptada, por lo que todos los abogados debemos siempre tener en consideración esta posibilidad al momento de diseñar la estrategia de defensa para nuestros clientes pues, en algunas oportunidades, realizar pequeños cambios en la marca, retirando incluso palabras o imágenes (cambios con los que el cliente podría estar de acuerdo al no afectar los elementos principales de su marca), puede ser la forma más rápida y eficiente de obtener un registro marcario.