Aproximaciones a la figura de marca "notoria" y su protección frente a la acción de cancelación por "falta de uso"

Tema de particular relevancia por las consecuencias jurídicas que reviste, es el relativo al tratamiento de las marcas “notorias” y su protección frente a la figura jurídica de la cancelación por falta de uso.

Una previa revisión del Título XIII de la Decisión 486, apartado que regula los signos “notoriamente” conocidos, y en particular del artículo 229, muestra que la protección ampliada que les dispensa la ley rompe con los principios de “inscripción registral”, y de  uso “real” y “efectivo”, al establecerse que no se negará la calidad de “notorio” a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el país miembro o en el extranjero, y  b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el país miembro. Por tanto, un signo “notoriamente” conocido merece una especial protección jurídica con prescindencia de ambas situaciones.

Sin embargo, no existe en la Decisión 486 previsiones expresas respecto del tratamiento de la cancelación de la marca que goza del estatus de “notoria”, siendo que el capítulo V de dicho ordenamiento andino se aboca solo a la cancelación del registro de la marca “ordinaria” o “común”. Este vacío normativo ha generado posiciones distintas y contradictorias. 

Así, de acuerdo con la línea jurisprudencial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina - órgano jurisdiccional que declara la legalidad del derecho comunitario y asegura su aplicación e interpretación uniforme en todos los Países Miembros - la marca “notoria” requiere, por su estatus, un tratamiento diferenciado frente a la figura de la cancelación por “falta de uso” cuando ella se encuentre registrada, que conlleva que ante una solicitud de cancelación dicha petición deba ser desestimada, cuando se acredita previamente que se trata de un signo con una “notoriedad” vigente en al menos uno de los países miembros de la Comunidad Andina.

La misma línea jurisprudencial ha sido adoptada por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI, al determinarse en sus resoluciones, que no corresponde cancelar el registro de una marca por falta de uso cuando su titular demuestre que se trata de un signo “notorio”. La Sala advierte, además, que resolver en contrario acarrearía que quien obtenga la cancelación de una marca “notoria” no pueda obtener su registro en ejercicio del derecho preferente contemplado en la norma, ya que al mantenerse la “notoriedad” de la marca con independencia de la cancelación de su registro, se originaría un previsible riesgo de confusión o dilución de su fuerza distintiva.

Por su parte, la Comisión de Signos Distintivos viene resolviendo en primera instancia con criterio distinto. A su juicio, no resulta pertinente analizar en un procedimiento de cancelación por no uso si la marca ostenta el carácter de “notoriamente” conocida, ya que la Decisión 486 no contiene disposición alguna que establezca en favor de las marcas “notorias”, y a modo de excepción, la posibilidad de mantener su registro aun cuando no se pruebe su uso.

La situación de conflicto derivada de las dos posiciones discordantes, ha generado que la Sala declare la nulidad de aquellas resoluciones en las que, habiéndose invocado la “notoriedad” de la marca objeto de cancelación, la Comisión no se ha pronunciado sobre dicha cuestión expresamente planteada. La Comisión se ha visto compelida en dichos casos a emitir un nuevo pronunciamiento cumpliendo con evaluar previamente si existen elementos de juicio que determinen el carácter “notorio” de la marca cuya cancelación se pretende; sin embargo, ha mantenido firme su posición de que el reconocimiento de dicha “notoriedad” no implica la improcedencia de una acción de cancelación o su falta de fundamento, pues dicho tratamiento diferenciado no se encuentra previsto en la legislación vigente.

La Sala, al resolver definitivamente en apelación, ha declarado infundadas todas las acciones de cancelación por falta de uso promovidas contra el registro de marcas declaradas “notorias”.

Cabe concluir, a la luz de lo expuesto, en la importancia de la armonización en el tratamiento de las marcas “notorias” frente a la figura de la cancelación por no uso, en aras de la celeridad y eficacia que deben regir la actuación administrativa, siendo primordial tener en cuenta que el carácter “notorio” de una marca responde al gran esfuerzo e ingentes inversiones realizadas por su titular, que su protección no está supeditada a su registro pues de cancelarse este la notoriedad sobrevive como consecuencia de su extendido conocimiento; circunstancias que demandan una efectiva tutela a fin de evitar un aprovechamiento injusto de su prestigio, de darse el caso que quien accione obtenga un resultado favorable y en el hipotético que consiga registrarla a su favor, afectándose con ello la leal competencia, en perjuicio, finalmente, del usuario/consumidor.