Último precedente de observancia obligatoria sobre notoriedad de signos distintivos

La notoriedad de signos distintivos es, sin lugar a duda, uno de los temas más complejos en materia de propiedad industrial, principalmente por lo arduo de su probanza. Así pues, obtener el reconocimiento de notoriedad de un signo distintivo en nuestro país puede no ser una tarea fácil.

Si bien la notoriedad es una figura dinámica, ya que la implantación de una marca entre los consumidores puede aumentar o disminuir a través de los años, dicho dinamismo no significa que los factores que llevaron al reconocimiento de la notoriedad deban ser probados cada vez que la notoriedad se invoca.

Sobre el particular, ambas instancias del INDECOPI han reconocido a lo largo de los años que, a pesar de la naturaleza dinámica de la notoriedad, no es necesario probar con nueva evidencia el carácter notorio de una marca cada vez que ella se invoque, siempre que se mantengan las circunstancias fácticas y legales que llevaron a la declaración de la marca como notoria.

Frente a una economía relativamente estable como la peruana y con una legislación marcaria (Decisión 486) que data de finales del año 2000, resulta razonable pensar que las condiciones de hecho y de derecho vigentes al momento de la declaratoria de notoriedad de una marca se mantienen por un período de tiempo. Pero ¿por cuánto tiempo?, ¿o es que ello depende del producto o servicio que distingue?

La Sala de Propiedad Intelectual ha dado fin a dichas interrogantes con el último precedente de observancia obligatoria sobre notoriedad de signos distintivos, aprobado por Resolución Nº 0330-2024/TPI-INDECOPI de fecha 20 de marzo de 2024.

En línea con la naturaleza dinámica de la notoriedad, dicho precedente establece un término máximo en el cual se mantiene el reconocimiento de notoriedad de un signo distintivo sin necesidad de probanza posterior más que la decisión que declaró dicha notoriedad. Al respecto, la referida resolución señala expresamente lo siguiente:

“[...]

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

[...]

Sexto.- Establecer que la presente Resolución constituye precedente de observancia obligatoria con relación a que:

-   El periodo máximo que puede existir entre la fecha en que la autoridad reconoce la notoriedad de un signo distintivo y aquella en la que el titular invoca los derechos que emanan de dicha notoriedad es de 5 (cinco) años.

-    Transcurrido dicho plazo el titular deberá presentar los medios probatorios necesarios que demuestren que su signo sigue gozando de dicha condición.

[...]”

En este sentido, en base a lo dispuesto por el precedente de observancia obligatoria, en todos los casos en los que se invoque la notoriedad de una marca ya reconocida como tal, basta que el titular presente como prueba absoluta de notoriedad, la resolución que declaró inicialmente dicha notoriedad siempre que haya sido emitida dentro de los cinco (05) años anteriores.

Luego de transcurridos cinco (05) años desde la emisión de la decisión que analizó y reconoció la notoriedad de la marca, si el titular desea ejercer derechos sobre dicha marca notoria, deberá presentar (en el procedimiento de oposición, infracción o cancelación, según corresponda) evidencia relevante que acredite que su marca sigue ostentando dicho estatus. Presentar únicamente la decisión que reconoció inicialmente la notoriedad no resultará suficiente.