Mismas pruebas, distintos resultados: Sobre los Precedentes de Observancia Obligatoria sobre uso conjunto de marcas y la carga probatoria

En materia marcaria, el derecho de exclusiva conlleva como contraparte una obligación de uso para mantener la vigencia del referido derecho, esto deviene en la necesidad que el registro marcario tiene por evidenciar la realidad del mercado. En ese sentido, la normativa marcaria ha previsto un mecanismo para evitar la acumulación de registros marcarios que no cumplen con la obligación de uso señalada, este mecanismo es la cancelación por falta de uso, mediante la cual, a petición de tercero legítimamente interesado, se requiere al titular de la marca que cumpla con acreditar el uso de su marca dentro de los tres años precedentes al inicio del procedimiento de cancelación.

 

Ahora bien, no obstante que la figura de la cancelación por falta de uso consiste en su concepción un procedimiento sencillo y de curso meramente probatorio, es justamente en su carácter probatorio donde surgen situaciones complejas que deben ser dilucidadas por la Autoridad Administrativa en base a un análisis que responde al caso en concreto y, a su vez, que puede guiar casos de similares características.

 

Dentro de dichas situaciones complejas encontramos a los supuestos en los que la Autoridad debe determinar si las pruebas presentadas permiten apreciar el uso de una única marca derivada o si se encuentra ante un supuesto de uso conjunto de marcas y el material probatorio permite acreditar el uso de más de una marca.

 

Estas situaciones de hecho han sido precisadas por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual en dos Precedentes de Observancia Obligatoria emitidos en las Resoluciones Nº 410-2020/TPI-INDECOPI y 994-2020/TPI-INDECOPI.

 

En el primero de los precedentes, la Sala determinó lo siguiente respecto de la valoración de los medios probatorios en casos en los que se evalúe el uso de marcas derivadas:

 

“(…) salvo que se trate del uso simultáneo o conjunto de marcas, no es posible que con un mismo medio probatorio se pretenda acreditar el uso de dos o más marcas derivadas, toda vez que se trata de marcas diferentes, aun cuando compartan un elemento distintivo común.

 

En los casos que se produzca esta situación, dado que es posible que se presenten las mismas pruebas en varios expedientes, corresponderá a la Autoridad determinar a cuál de las marcas materia de cancelación corresponden los medios probatorios presentados, debiendo verificar para tal efecto cuál de los signos usados resulta idéntico o sustancialmente similar al signo cuyo uso se pretende acreditar.

 

Una vez determinado ello, los medios probatorios analizados para acreditar el uso de una marca no podrán ser considerados en los procedimientos de cancelación de las otras.”

 

Por su parte, en el segundo de los precedentes se estableció lo siguiente:

 

“(…) es posible que un mismo medio probatorio pueda acreditar el uso de dos o más marcas en diferentes acciones de cancelación, cuando se verifique que se trata del caso de uso simultáneo o conjunto de marcas.”

 

Si bien de una primera lectura de los fundamentos citados pareciese que nos encontramos frente a argumentos reiterativos, en realidad ambos precedentes se complementan perfectamente.

 

En efecto, el primer precedente concluye que ante el supuesto en que existan las mismas pruebas para acreditar el uso de diversas marcas derivadas, corresponderá a la Autoridad precisar cuáles de ellas serán consideradas y en qué procedimientos.

 

Así, la lectura parcial en base a este único precedente nos llevaría a concluir que si nos encontramos frente a procedimientos de cancelación de diversas marcas derivadas las pruebas únicamente funcionarían solo para acreditar uno de los signos cuya cancelación se pretende.

 

No obstante lo anterior, el segundo precedente resalta (aunque el primer precedente lo menciona) que sí es posible utilizar los mismos medios probatorios para acreditar el uso de dos o más marcas cuando se trata de un uso simultáneo o conjunto.

 

Sobre este último precedente resulta importante analizar el caso en el que se emitió.

 

Al respecto, el Precedente de Observancia Obligatoria emitido en la Resolución Nº 994-2020/TPI-INDECOPI corresponde al procedimiento de cancelación por falta de uso de la marca (Certificado Nº 169617) en clase 9. En dicho procedimiento la Sala determinó, luego de la revisión de los medios probatorios, que se encontraban frente a un uso simultáneo de marcas en el que se utilizaban al mismo tiempo las marcas AIWA (Certificado Nº 208599) y (Certificado Nº 169617), ambos distinguiendo productos de la clase 09. En ese sentido, concluyó que a pesar que las pruebas presentadas habían sido utilizadas previamente para acreditar el uso de la marca AIWA (Certificado Nº 208599), al haberse verificado el uso conjunto de esta marca y la marca (Certificado Nº 169617), correspondía admitir dichas pruebas al procedimiento de cancelación por falta de uso de esta última.

 

En resumen, se observa que la Sala concluye que, ante procedimientos de cancelación por falta de uso contra dos o más marcas derivadas, se debe proceder de la siguiente manera:

 

1.    Primero, de la revisión de las pruebas, se debe establecer si nos encontramos frente a un uso simultáneo o conjunto de marcas derivadas.

2.    En segundo lugar, verificar cuales de las referidas marcas derivadas son usadas, lo cual se desprenderá de las pruebas admitidas.

3.  Finalmente, determinar qué pruebas permiten apreciar el uso de cada una de las marcas derivadas y evaluar si dicho uso acreditado se encuentra conforme a lo establecido en el artículo 166 de la Decisión 486.

 

Cabe indicar que los precedentes no establecen precisión alguna sobre si el uso simultáneo o conjunto de las marcas derivadas puede ser observado en pruebas diferentes o deben estar presentes de manera conjunta en todas ellas; es decir, si ante las cancelaciones por falta de uso de dos o más marcas derivadas, a efectos de acreditar su uso, se debe observar el uso de las marcas en los mismos medios probatorios o si es posible acreditarlo en un uso simultáneo en el tiempo pero en distintos documentos.

 

Sobre el particular consideramos que ante dicho supuesto se debe seguir el criterio señalado por la Sala en ambos precedentes, y el cual proviene de lo expuesto por Carlos Fernández-Nóvoa, el cual establece que se debe evaluar el uso relevante y diferenciarlo del uso aparente:

 

“- Consistirá un uso relevante cuando en la política comercial del sector correspondiente o del propio titular de las marcas es usual dotar al producto con más de una marca.

- Se tratará de un uso aparente el caso que para comercializar un mismo producto se utilicen más de dos marcas. En este caso habrá que determinarse cuál de las marcas opera como identificadora del origen empresarial del producto. Otro caso se da cuando se utilizan varias marcas sobre un producto, pero en la publicidad y en los documentos mercantiles se utiliza solo una, la cual será la que se considere jurídicamente usada” (cita procedente de la Resolución Nº 994-2020/TPI-INDECOPI)."

 

En ese sentido, si el material probatorio permite apreciar un uso relevante en dos o más marcas derivadas, independientemente de su presencia en todas o alguna de las pruebas, estaremos ante un uso válido para dichas marcas derivadas, por el contrario, si el material probatorio sólo permite apreciar el uso relevante en una marca o más marcas derivadas y aparente en las demás marcas derivadas, sólo se acreditará el uso de las primeras, puesto que estas son las que han permitido al público consumidor identificar un origen empresarial de los productos y/o servicios puestos a disposición del público.

 

En conclusión, los precedentes analizados permiten delimitar la calidad probatoria de los documentos que ofrezcan los titulares de dos o más marcas derivadas cuyas cancelaciones por falta de uso hayan sido peticionadas, y a su vez reforzar la finalidad esencial de los procedimientos de cancelación por falta de uso, permitir que el registro sea un reflejo de la realidad del mercado.