Cancelación del registro de una marca por pérdida de poder distintivo

Uno de los requisitos que debe cumplir cualquier signo para ser registrado como marca es la de ser distintivo. La distintividad es la capacidad que tiene una marca para identificar productos y/o servicios en el mercado, diferenciándolos de aquellos de la competencia.

Es por ello que los signos carentes de distintividad, incluyendo aquellos que son genéricos, descriptivos o usuales, no podrán cumplir una función marcaria ni podrán acceder al registro, tal como lo dispone el artículo 135 de la Decisión 486, el cual establece la falta de distintividad como una causal específica de irregistrabilidad (inciso b).

Ahora bien, puede suceder que un signo que inicialmente haya sido no distintivo adquiera distintividad por su uso continuo en el mercado como signo identificador de un origen empresarial determinado. Los signos que adquieren distintividad por su uso, llamada también distintividad adquirida o sobrevenida, o en inglés “secondary meaning”, pueden acceder al registro según lo dispuesto en el último párrafo del artículo 135 de la Decisión 486. Ejemplos de marcas con distintividad adquirida son las siguientes: (i) FESTIVAL DE LIMA. ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE CINE; (ii) CAMARA DE COMERCIO – LIMA; y (iii) CAMARA DE COMERCIO PERUANO AMERICANA PERUVIAN AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE.

Así como un signo puede adquirir distintividad gracias a su uso constante como identificador de un origen empresarial, también puede presentarse el supuesto inverso, esto es, que una marca originalmente distintiva pierda dicha distintividad a través de los años. Este fenómeno, conocido como vulgarización, conlleva la pérdida del poder distintivo de la marca, originado por el uso de dicho signo como una referencia al producto en sí. La marca pierde su significado inicial como identificador de un origen empresarial, pasando a ser percibida en el mercado como la designación o el nombre de los productos o servicios que inicialmente distinguía.

Un claro ejemplo de este fenómeno es la marca TOMATODO. Si bien en la actualidad la mayoría percibimos a dicha denominación como el nombre de un producto (tipo de envase portátil para llevar líquidos), lo cierto es que TOMATODO era una marca registrada hasta hace unos años.

La marca TOMATODO estuvo registrada desde el año 2001 a favor de la empresa SMP Distribuciones S.A.C., con certificado N° 72013, para distinguir “recipientes para líquidos en cualquier material” de la clase 21 de la Clasificación Internacional.  Sin embargo, en el año 2014 Cencosud Retail Perú S.A. solicitó la cancelación del registro de dicha marca al amparo de lo dispuesto en el artículo 169 de la Decisión 486.

Dicha norma establece expresamente lo siguiente: 

“Artículo 169.- La oficina nacional competente, decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la cancelación del registro de una marca o la limitación de su alcance cuando su titular hubiese provocado o tolerado que ella se convierta en un signo común o genérico para identificar o designar uno o varios de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada. 

Se entenderá que una marca se ha convertido en un signo común o genérico cuando en los medios comerciales y para el público dicha marca haya perdido su carácter distintivo como indicación de procedencia empresarial del producto o servicio al cual se aplica. Para estos efectos deberán concurrir los siguientes hechos con relación a esa marca: 

a) la necesidad que tuvieran los competidores de usar el signo para poder desarrollar sus actividades por no existir otro nombre o signo adecuado para designar o identificar en el comercio al producto o servicio respectivo;

b) el uso generalizado de la marca por el público y en los medios comerciales como signo común o genérico del producto o servicio respectivo; y

c) el desconocimiento o bajo reconocimiento por el público de que la marca significa una procedencia empresarial determinada”.  

El artículo 169 de la Decisión 486 establece la posibilidad de cancelar, ya sea de oficio o a pedido de parte interesada, el registro de una marca cuándo ésta ha perdido distintividad. 

La pérdida del poder distintivo de la marca puede ser provocado por el mismo titular (por ejemplo, si el titular utiliza y fomenta el uso de su marca como sinónimo del nombre del producto) o puede deberse a la inacción del titular (por ejemplo, si el titular no toma acciones contra el uso indebido de su marca por terceros, originando a la larga que ella se convierta en un signo usual o genérico). 

Debemos señalar, sin embargo, que no basta que una marca pierda su poder distintivo para que pueda ser cancelada, sino que se requiere la concurrencia de los supuestos establecidos en la norma antes referida, esto es:

1.  Que no exista otro nombre o signo adecuado para designar el producto o servicio y, por tanto, los competidores tienen la necesidad de usar la marca para desarrollar sus actividades;

2. Que el público y los medios comerciales utilicen la marca como el nombre común o genérico del producto o servicio; y,

3. Que el público desconozca o tenga un bajo reconocimiento de la marca como identificador de un origen empresarial determinado.

En el caso de la marca TOMATODO, antes citada, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual estableció, en la acción de cancelación por falta de uso iniciada por Cencosud Retail Perú S.A., que “si bien en el Diccionario de la Real Academia Española no existe la denominación “tomatodo” como tal, de las pruebas conjuntas presentadas tanto por la parte accionante como la emplazada se advierte que dicho término es comúnmente empleado en el mercado nacional para identificar los productos que distingue la marca materia de cancelación, es decir, recipientes para líquidos en cualquier material; verificándose incluso que dicha denominación es de uso necesario por parte de los competidores para referirse a los productos que ofertan o promocionan en sus establecimientos, los cuales se encuentran acompañados en la mayoría de los casos de diversas marcas que dan cuenta de su origen empresarial; no habiéndose verificado, ningún sector (público consumidor y/o competidores) que por el contrario identifique la denominación “tomatodo” como la marca de un producto de determinada procedencia empresarial, sino más bien como el producto en sí.” (Resolución N° 402-2016/TPI-INDECOPI de fecha 11 de febrero de 2016, emitida en el Expediente N° 576119-2014).

En ese sentido, la acción de cancelación fue declarada fundada y el registro de la marca TOMATODO fue cancelado.

Cabe señalar que la figura de cancelación por pérdida de poder distintivo no es una figura muy utilizada en nuestro país. Con base en información proporcionada por INDECOPI, tenemos que en los últimos cinco años se ha resuelto, en primera instancia, solo una acción de cancelación de este tipo, a saber, la tramitada bajo Expediente N° 766142-2018.

En dicho expediente, la Comisión de Signos Distintivos declaró fundada la acción de cancelación interpuesta por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) contra el registro de la marca FIBRA a nombre de Empresas Reunidas de Capital de Eccequiel Rey de Castro e Hijos S.A.C. – ERCAPITAL, que distinguía servicios financieros de la clase 36 de la Clasificación Internacional.

La Comisión estableció expresamente que “de las pruebas que obran en el expediente, se concluye que se ha evidenciado que el signo FIBRA ha sido empleado efectivamente en el mercado peruano por distintos agentes como es el caso de la Administradora PRIMER S.A., empresa perteneciente al rubro de los bienes raíces, que cuenta con el respaldo del BBVA Continental como estructurador, así como por entidades especializadas en el sector del mercado de capitales como la Bolsa de Valores de Lima (BVL) y entidades del Estado como el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para designar un tipo de servicio financiero, a saber, el “Fideicomiso de Titulización para Inversión en Renta de Bienes Raíces – FIBRA”, por lo que resulta ser una denominación conocida por los agentes del mercado financiero y/o bursátil para designar el servicio identificado con la marca materia de análisis. En ese sentido, se ha acreditado la pérdida de capacidad distintiva de la marca FIBRA en nuestro país.” (Resolución N° 2539-2019/CSD-INDECOPI de fecha 4 de junio de 2019, emitida en el Expediente N° 766142-2019).

Si bien el titular de la referida marca interpuso apelación contra dicha decisión, el recurso de apelación fue declarado infundado por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI, mediante Resolución Nº 0189-2020/TPI-INDECOPI de fecha 03 de febrero de 2020. En esta resolución, la Sala señaló que el uso de la denominación FIBRA en diversos dispositivos legales y publicidad, como identificador de un tipo de fideicomiso, respalda la pérdida de distintividad de la marca, conforme lo acreditado en primera instancia.

Ahora bien, existen determinadas acciones que el titular de una marca puede adoptar a fin de evitar la pérdida del poder distintivo de su marca. Entre ellas, podemos señalar las siguientes: 

1.  Utilizar la marca con el signo ® o la frase “Marca Registrada” o indicaciones similares, aun cuando el uso de estas no es obligatorio en nuestro país.

2.  Utilizar la marca con la designación del producto o servicio que ella identifica (por ejemplo, “pañales PAMPERS ®”).

3. Enviar cartas notariales requiriendo el cese de uso a aquellas personas que utilizan la marca sin autorización del titular.

4. Utilizar la marca con la primera letra en mayúsculas, como un nombre propio y no como el nombre de un producto o servicio (por ejemplo, “crayones Crayola”).

5. No utilizar la marca como un verbo (por ejemplo, no usar “Googlear”).

Es recomendable que el titular adopte dichas acciones a fin de evitar que su marca pueda perder poder distintivo en el mercado, sobre todo, en el caso de marcas que identifican productos que son nuevos para los consumidores, como por ejemplo, el caso de la tableta IPAD ® (el nombre del producto es “tableta”, mientras que IPAD ® es la marca que lo identifica).